營業秘密系列-誰是營業秘密所有人?

文/ 蘇宏文104法務長 原文出處:104人資法寶

此一問題涉及到營業秘密的歸屬對象,也就是將來可以出面主張其是營業秘密所有人,而得依營業秘密法尋求保護與救濟者。

營業秘密若是由獨資商號個人所研發,自然是歸屬於該個人所有,但若是在僱傭關係下呢?是歸屬於雇用人所有?或受雇人所有?

營業秘密法第3條規定:「受雇人於職務上研究或開發之營業秘密,歸雇用人所有。但契約另有約定者,從其約定。受雇人於非職務上研究或開發之營業秘密,歸受雇人所有。但其營業秘密係利用雇用人之資源或經驗者,雇用人得於支付合理報酬後,於該事業使用其營業秘密。」,此一立法方式是參考我國專利法第7條規定,受雇人於職務上研究或開發之營業秘密,直接明定歸雇用人所有,除非雇用人與受雇人另以契約約定歸受雇人所有。於業界實務運作上,鮮有雇用人會大方同意此事,常見之例是於聘僱契約再次約明歸屬於雇用人所有。

如何判斷何者是受雇人「職務上」所研發的營業秘密?

該條立法理由謂:「職務上所研究或開發,是雇主所企劃、監督執行,而由受雇人研究或開發所得之營業秘密,受雇人已取得薪資等對價,故應由雇用人取得該營業秘密,惟仍尊重雙方之意願得以契約約定。」 在企業內,雇用人可透過與受雇人間之工作說明書、工作日誌、研發日誌、專案會議紀錄、績效考核項目中之專案指標等內容,判別是否為受雇人職務上所研發之營業秘密。

倘若企業基於策略考慮,不於內部進行研發,而是委外聘人研發營業秘密,依照營業秘密法第4條規定:「出資聘請他人從事研究或開發之營業秘密,其營業秘密之歸屬依契約之約定;契約未約定者,歸受聘人所有。但出資人得於業務上使用其營業秘密。」,此時,雙方間就營業秘密研發完成後的成果,究歸屬於誰的契約約定,便甚為重要。於業界實務運作上,常見之例會是於委外開發契約直接約明歸屬於出資人所有。

在此有一個小叮嚀,前述受聘人若是屬於公司法人組織,出資人即企業在委外前,須提醒對方,該公司(受聘人)不得與其受雇人就營業秘密歸屬為相反之約定(亦即另以契約約定歸屬於受雇人所有),免生營業秘密所有人鬧雙胞的爭議。